Ports Group / Blogg / Jag har ett registrerat varumärke – visst äger jag då rätten till domännamnet?
Bild på förstoringsglad vid dator för att göra en förundersökning av varumärket

Ports Group har för vår klient, Westcoast Digital AB, vunnit tvisten om domännamnet flygresor.com efter att Svenska Resegruppen AB (ägare till domännamnet och varumärket flygresor.se) försökt hävda bättre rätt till detta domännamn, något som uppmärksammades i Word Trademark Review förra veckan. Nedan går vi igenom varför utfallet blev som det blev, och vad man bör tänka på i frågor gällande varumärken/domännamn.

Först och främst behöver vi reda ut hur en tvist kring domännamn går till, och vem som ansvarar för dessa processer. När det kommer till domännamnstvister så hanteras dessa olika beroende på vilken toppdomän (exempelvis .COM, .SE, .DE) som är aktuell. Tvister kring det som kallas generiska toppdomäner, exempelvis .COM, .NET, .ORG, sköts dock av World Intellectual Property Organization, förkortat WIPO, genom deras tvisteförfarande UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy).

I februari beslutade WIPO genom tvisteförfarandet UDRP att innehavaren av domännamnet och varumärket flygresor.se inte äger bättre rätt till domännamnet flygresor.com. Beslutet grundade sig i att Svenska Resegruppen AB (”Klagande”) inte kunnat påvisa att nuvarande ägaren av domännamnet, Westcoast Digital AB (”Svarande”), saknade ett legitimt/berättigat intresse i det registrerade domännamnet.

Men har man som varumärkesinnehavare inte automatiskt rätt till tillhörande domännamn?

Nja, som utgångspunkt appliceras ”first to file”-principen när det kommer till domännamnsregistreringar. Detta innebär i grunden att den som först registrerat ett domännamn är juridisk ägare till namnet. Som varumärkesinnehavare finns det ofta dock en möjlighet att hävda bättre rätt till ett domännamn som speglar ens registrerade varumärke. Enligt WIPOs tvisteförfarande UDRP måste tre rekvisit vara uppfyllda för att man som varumärkesinnehavare skall kunna påvisa bättre rätt till ett domännamn.

  1. För det första ska domännamnet vara förväxlingsbart med en registrerad varumärkesrättighet
  2. För det andra ska innehavaren sakna ett legitimt intresse i domännamnet
  3. För det tredje ska innehavaren använda och/eller ha registrerat domänen i ond tro.

Kan man som varumärkesinnehavare bevisa att alla dessa tre rekvisit är uppfylld finns det förutsättningar för att få domänen överförd till sig via tvistlösningsförfarandet UDRP.

I det uppmärksammade fallet ”flygresor.com” lyckades Klagande, Svenska Resegruppen AB, inte påvisa att samtliga rekvisit var uppfyllda trots deras rätt i det registrerade varumärket flygresor.se. Något som resulterade i att vår klient Westcoast Digital AB fick behålla sitt domännamn flygresor.com.

Detta beror på att det omtvistade domännamnet flygresor.com registrerades 2012 och därmed innan Klagande registrerade sitt varumärke flygresor.se under 2017. WIPO ansåg även att Svenska Resegruppen AB inte kunnat påvisa att deras varumärke flygresor.se, vid tiden för det omtvistade domännamnets registrering, haft varumärkesskydd. Att Svenska Resegruppen AB vid tiden för registrering av domännamnet inte hade registrerat varumärkesskydd för flygresor.se, i kombination med att lydelsen ”FLYGRESOR” anses vara generiskt (med andra ord av beskrivande karaktär), gjorde att WIPO beslutade att Svenska Resegruppen AB inte kunnat bevisa att Westcoast Digital AB saknade legitimt/berättigat intresse i det registrerade domännamnet. Ett beslut som innebar att samtliga rekvisit enligt regelverket inte var uppfyllda och domännamnet flygresor.com därmed fick behållas av vår klient.

Beslutet i ärendet flygresor.se/flygresor.com påvisar dels vikten av att samtliga rekvisit/krav måste vara uppfyllda för att påvisa bättre rätt till ett domännamn enligt regelverket. För en varumärkesinnehavare är det därmed inte en självklarhet att man har bättre rätt till ett domännamn trots att man har ett registrerat varumärke, utan samtliga relevanta omständigheter måste tas i beaktning i varje specifikt fall.

Ärendet påvisar även vikten av att ha en säker och uppdaterad domän- och varumärkesportfölj, där man kontinuerligt arbetar strategiskt och proaktivt med att säkra sina legala och digitala rättigheter. Ports Group har många års erfarenhet av domännamnstvister och strategisk rådgivning vad gäller domän- och varumärkesskydd och hjälper dagligen några av Sveriges mest välkända varumärken med liknande ärenden.

För frågor eller rådgivning gällande detta, kontakta oss.

Relaterad läsning

Black Friday threat against your brand

Black Friday – ett möjligt hot mot varumärket?

Strategi
Varumärkesskydd
Varumärkessäkerhet
SV
pll_619fa17655ea4
25, november 2021
Inför stora kommersiella helgdagar ökar intrång på ett varumärke online markant, Black Friday är inget undantag. L...